我國《專利法》將專利分為三種，發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利。其中，發(fā)明專利和實(shí)用新型專利的侵權(quán)判定規(guī)則與外觀設(shè)計(jì)專利的侵權(quán)判定規(guī)則大有不同，因而，需要根據(jù)不同專利類型分別適用不同的侵權(quán)判定規(guī)則。

對于發(fā)明專利、實(shí)用新型專利侵權(quán)案件，法院在判定是否構(gòu)成侵權(quán)時一般會適用以下判定規(guī)則：1. 審查涉案專利的有效性。2.確定專利權(quán)的保護(hù)范圍。3. 確定侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。4. 確定被告的抗辯理由是否成立。具體分析如下。

審查涉案專利的有效性

法院在審查涉案專利的有效性問題中，會涉及以下幾個問題，筆者分別論述如下。

（一）  原告需提交實(shí)用新型專利的專利權(quán)評價報(bào)告

在發(fā)明專利的申請過程中，國務(wù)院專利行政部門會對發(fā)明專利進(jìn)行初步審查和實(shí)質(zhì)審查。然而，對于實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利的申請過程中，國務(wù)院專利行政部門只對實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利進(jìn)行形式審查，并未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查，因而，未經(jīng)過實(shí)質(zhì)性審查的專利其穩(wěn)定性不足。

根據(jù)《專利法》第六十六條規(guī)定，專利侵權(quán)糾紛涉及實(shí)用新型專利或者外觀設(shè)計(jì)專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人或者利害關(guān)系人出具由國務(wù)院專利行政部門對相關(guān)實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行檢索、分析和評價后作出的專利權(quán)評價報(bào)告，作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)；專利權(quán)人、利害關(guān)系人或者被控侵權(quán)人也可以主動出具專利權(quán)評價報(bào)告。

根據(jù)《Zui高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定(2020修正)》第四條，根據(jù)案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報(bào)告或者專利權(quán)評價報(bào)告。原告無正當(dāng)理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔(dān)可能的不利后果。

因而，在實(shí)用新型專利、外觀設(shè)計(jì)專利的侵權(quán)案件中，原告一般需要提交一份專利權(quán)評價報(bào)告給法院，以證明其實(shí)用新型專利已經(jīng)過國家知識產(chǎn)權(quán)局的實(shí)質(zhì)性審查，具有穩(wěn)定性的特點(diǎn)。若原告不提交專利權(quán)評價報(bào)告，會面臨不利后果，比如不予立案，駁回起訴等。

比如，在寧波供享農(nóng)業(yè)科技有限公司訴寧波市鄞州潘火恬恬小吃店等侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛一案[1]中，法院認(rèn)為，由于涉案的專利系外觀設(shè)計(jì)專利，未經(jīng)實(shí)質(zhì)審查，具有相對不穩(wěn)定的特點(diǎn)，在該案審理過程中，法院向原告釋明，要求其提交檢索報(bào)告或?qū)＠麢?quán)評價報(bào)告，原告一直未能提交。另一方面，被告提交了現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯和先用權(quán)抗辯的初步證據(jù)，在此情形下，法院再次向原告釋明其應(yīng)當(dāng)提交涉案專利的檢索報(bào)告或?qū)＠麢?quán)評價報(bào)告，并告知了法律的有關(guān)規(guī)定，原告表示其未向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交專利檢索的申請。據(jù)此，法院認(rèn)為，原告未能舉證證明其享有的涉案專利權(quán)合法、穩(wěn)定，原告尚不符合起訴條件，其主體不適格，因此，法院駁回原告的起訴。

 

（二）關(guān)于被告申請中止審理的處理規(guī)則

在專利權(quán)侵權(quán)案件中，在原告起訴后，被告往往會采取一些反制措施，其中較為常見的是對原告的專利申請?zhí)岢鰺o效宣告。被告在提出無效宣告后，可向受理專利權(quán)侵權(quán)案件的法院提出中止訴訟，等待原告專利無效宣告審理的結(jié)果。

根據(jù)《Zui高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定(2020修正)》第五條規(guī)定，人民法院受理的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟：

（一）原告出具的檢索報(bào)告或者專利權(quán)評價報(bào)告未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效的事由的；

（二）被告提供的證據(jù)足以證明其使用的技術(shù)已經(jīng)公知的；

（三）被告請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效所提供的證據(jù)或者依據(jù)的理由明顯不充分的；

（四）人民法院認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)中止訴訟的其他情形。

根據(jù)上述條文可知，若存在以上三種具體情況，法院在被告提出中止訴訟申請后可以裁定不中止訴訟，其中該條文第一項(xiàng)則為若原告已提交了專利權(quán)評價報(bào)告的，法院可以不中止訴訟，因而，從該項(xiàng)中也可知專利權(quán)評價報(bào)告對于原告提交給法院的重要性。該條文第二項(xiàng)為被告提供的證據(jù)足以證明其使用的技術(shù)已經(jīng)公知的，該種情況下可以推斷出被告不構(gòu)成侵權(quán)，因而也可不中止審理。該條文第三項(xiàng)為被告請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效所提供的證據(jù)或者依據(jù)的理由明顯不充分的，該種情況下可以推斷出涉案專利被無效沒有可能性，因而也可不中止審理。該條文第四項(xiàng)為兜底條款。

（三）原告專利被國務(wù)院專利行政部門無效宣告，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的一審法院處理規(guī)則

被告對原告的專利提起無效宣告請求，且國務(wù)院專利行政部門經(jīng)審查后作出宣告原告專利權(quán)無效的決定，即使原告將該決定向法院提起行政訴訟，此時，對于審理民事侵權(quán)訴訟的法院而言，該如何處理以該專利權(quán)為權(quán)利基礎(chǔ)起訴的民事案件呢？讓我們來看看。

根據(jù)《Zui高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)(2020修正)》第二條規(guī)定，權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被國務(wù)院專利行政部門宣告無效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。

有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權(quán)利人可以另行起訴。

專利權(quán)人另行起訴的，訴訟時效期間從本條第二款所稱行政判決書送達(dá)之日起計(jì)算。

根據(jù)上述條文可知，若國務(wù)院專利行政部門經(jīng)審查后作出宣告原告專利權(quán)無效的決定，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的法院可以駁回起訴。這是因?yàn)閲鴦?wù)院專利行政部門作出的無效決定被法院判決撤銷的概率較低，因而司法解釋作出規(guī)定，法院可依據(jù)國務(wù)院專利行政部門的無效宣告決定駁回起訴。若是之后該決定被行政判決撤銷，法律也賦予權(quán)利人可以重新起訴的權(quán)利。

（四）原告專利被國務(wù)院專利行政部門無效宣告，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的二審法院處理規(guī)則

若是國務(wù)院專利行政部門宣告原告專利無效的決定是在審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的二審階段作出的，那么二審法院如何處理？讓我們來看看。

根據(jù)北京市g(shù)aoji人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第10條:當(dāng)事人不服一審判決向二審法院提起上訴，在終審判決作出前，一審判決所依據(jù)的權(quán)利要求被專利復(fù)審委員會宣告無效的，一般應(yīng)當(dāng)撤銷一審判決，裁定駁回權(quán)利人基于該被宣告無效的權(quán)利要求的起訴。但是，有證據(jù)證明專利權(quán)人在法定期限內(nèi)針對無效決定提起行政訴訟，在綜合考慮在案證據(jù)、涉案專利技術(shù)難度、被告抗辯理由等因素的情況下，根據(jù)當(dāng)事人的申請，可以裁定中止二審案件的審理。

有證據(jù)證明專利復(fù)審委員會宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷，權(quán)利人另行起訴的，在沒有新的事實(shí)的情況下，應(yīng)當(dāng)參照原一審判決認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)做出判決。

根據(jù)上述規(guī)定，若國務(wù)院專利行政部門宣告原告專利無效決定是在審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的二審階段作出的，二審法院原則上應(yīng)當(dāng)撤銷一審判決，駁回原告起訴。但是，如果專利權(quán)人對無效決定提起行政訴訟的，二審法院可以考慮綜合因素，根據(jù)當(dāng)事人的申請，可以裁定中止二審案件的審理，等待行政訴訟的結(jié)果。

另外，若二審法院選擇撤銷一審判決，駁回原告起訴后，專利復(fù)審委員會宣告權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的,權(quán)利人又另行起訴，則另行起訴的一審法院在沒有新的事實(shí)的情況下應(yīng)當(dāng)參照原一審判決認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)做出判決。

確定專利權(quán)的保護(hù)范圍

在侵權(quán)判定中，法院第二步是需要確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，而專利權(quán)的保護(hù)范圍以權(quán)利要求為依據(jù)。然而，由于權(quán)利要求的撰寫非常抽象，在絕大部分專利侵權(quán)案件中，法院都需要對權(quán)利要求進(jìn)行解釋，從而確定專利權(quán)的保護(hù)范圍。而專利權(quán)的保護(hù)范圍決定著被告的被訴侵權(quán)專利是否落入原告的保護(hù)范圍。對于法院如何確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，請參見筆者已發(fā)表的《淺析專利訴訟中權(quán)利要求的解釋規(guī)則》一文。

確定侵權(quán)產(chǎn)品或方法

是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍

法院在確定原告專利權(quán)的保護(hù)范圍后，會進(jìn)行分析侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，若落入則構(gòu)成侵權(quán)，若不落入則不構(gòu)成侵權(quán)。法院在認(rèn)定侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍時，一般根據(jù)以下規(guī)則進(jìn)行判定：1.全面覆蓋原則。2. 等同原則。3. 禁止反悔原則。4.捐獻(xiàn)原則。以上為司法實(shí)務(wù)中法院使用較多的規(guī)則，目前多余指定原則已不被法院采納。

（一）  全面覆蓋原則

根據(jù)《Zui高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條，被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

專利權(quán)利要求書中的每一項(xiàng)權(quán)利要求都包含一個獨(dú)立的技術(shù)方案。《Zui高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定之中的“權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征”，是指當(dāng)事人所主張的任意一項(xiàng)權(quán)利要求所對應(yīng)的一個技術(shù)方案的全部技術(shù)特征，并非是當(dāng)事人所主張的全部權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征，也不是權(quán)利要求書中記載的全部權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。

因此，“全面覆蓋原則”是指應(yīng)當(dāng)審查被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否包含了當(dāng)事人所主張的涉案專利任意一項(xiàng)權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，只要被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含了權(quán)利人所主張的任意一項(xiàng)專利權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，使用了被訴侵權(quán)技術(shù)方案的產(chǎn)品即為侵犯涉案專利權(quán)的侵權(quán)產(chǎn)品[2]。

換言之，若原告主張被告侵犯了專利權(quán)中的多個權(quán)利要求，只要被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征全面覆蓋其中一個權(quán)利要求，則認(rèn)定落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

例如，在吉林市昌邑區(qū)吉康綠谷種植專業(yè)合作社與吉林市東北生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中[3]，上訴人認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求共計(jì)10項(xiàng)，一審法院僅對比7項(xiàng)，專利權(quán)利要求6、8、10項(xiàng)未對比，違反了全面覆蓋原則。二審法院經(jīng)審查后認(rèn)為，該案中，原告東北生態(tài)公司作為專利權(quán)人明確在本案中要求以涉案專利權(quán)利要求1、2、3、4、5、7、9作為專利權(quán)保護(hù)范圍，原審法院將被訴侵權(quán)產(chǎn)品及方法中相應(yīng)的技術(shù)特征與權(quán)利要求1、2、3、4、5、7、9記載的技術(shù)特征進(jìn)行比對，并無不當(dāng)。由此可見，被告完全誤解了全面覆蓋原則。

（二）  等同原則

在專利侵權(quán)判斷中，應(yīng)將被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與原告所主張侵權(quán)的權(quán)利要求記載的技術(shù)特征進(jìn)行一一對比，在全面覆蓋原則基礎(chǔ)中，運(yùn)用相同或者等同原則進(jìn)行判定。在司法實(shí)踐中，等同原則使用較多，本文進(jìn)行詳述。

根據(jù)《Zui高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定(2020修正)》第十三條第二款的規(guī)定，等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。

換言之，等同原則即是指法院在對原被告的技術(shù)方案進(jìn)行比對中，若有一個或者一個以上技術(shù)特征與專利獨(dú)立權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)特征相比,從字面上看不相同,但經(jīng)過分析可以認(rèn)定二者是相等同的技術(shù)特征[4]。而該分析即為以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征，可簡稱為“三基本相同+無需創(chuàng)造性勞動”。

例如，在中山市東鳳鎮(zhèn)銘發(fā)電器廠與中山市納寶電器科技有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案[5]中，法院認(rèn)為，圓柱形孔柱與導(dǎo)向槽的區(qū)別僅在于容納導(dǎo)向桿空間的具體設(shè)置方式不同，二者均為本領(lǐng)域常見的慣用手段，技術(shù)人員根據(jù)實(shí)際需要可以做出選擇，屬于技術(shù)手段的等同替換。

綜上，被訴侵權(quán)產(chǎn)品底座的“上蓋板凹槽孔+圓柱形孔柱”技術(shù)特征與涉案專利權(quán)的導(dǎo)向槽相比，系以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能和效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征，因此屬于等同特征，結(jié)合其他綜合情況，被告構(gòu)成侵害了原告的專利權(quán)。

功能性特征的等同判定規(guī)則

功能性特征有些特殊，其等同判定規(guī)則會稍有不同。

根據(jù)《Zui高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)(2020修正)》第八條第二款規(guī)定，與說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同。

根據(jù)該條規(guī)定可知，對于功能性特征的等同判定中，遵循的是“以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果”與上述“三基本相同”略有區(qū)別，需要值得關(guān)注，但在“無需創(chuàng)造性勞動”方面與上述一致。

等同特征的舉證

根據(jù)北京市g(shù)aoji人民法院《專利侵權(quán)判定指南(2017)》第44條規(guī)定，被訴侵權(quán)技術(shù)方案構(gòu)成等同侵權(quán)應(yīng)當(dāng)有充分的證據(jù)支持，權(quán)利人應(yīng)當(dāng)舉證或進(jìn)行充分說明。

根據(jù)上述規(guī)定可知，對于等同侵權(quán)的舉證責(zé)任由權(quán)利人承擔(dān)，那么權(quán)利人如何證明構(gòu)成等同侵權(quán)呢？根據(jù)以上分析可知，要證明等同侵權(quán)，需要證明“三基本相同+無需創(chuàng)造性勞動”。

對于“三基本相同”要件，基本相同的手段，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征在技術(shù)內(nèi)容上并無實(shí)質(zhì)性差異。基本相同的功能，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所起的作用基本相同。被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他作用的，不予考慮?；鞠嗤男Ч侵副辉V侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所達(dá)到的技術(shù)效果基本相當(dāng)。被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他技術(shù)效果的，不予考慮[6]。

對于“無需創(chuàng)造性勞動就能夠想到”要件，是指對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言，被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征相互替換是容易想到的。在具體判斷時可考慮以下因素：兩技術(shù)特征是否屬于同一或相近的技術(shù)類別；兩技術(shù)特征所利用的工作原理是否相同；兩技術(shù)特征之間是否存在簡單的直接替換關(guān)系，即兩技術(shù)特征之間的替換是否需對其他部分作出重新設(shè)計(jì)，但簡單的尺寸和接口位置的調(diào)整不屬于重新設(shè)計(jì)[7]。

原告舉證時要根據(jù)以上要件進(jìn)行積極舉證，才能完成等同侵權(quán)的舉證責(zé)任。

（三）  禁止反悔原則

 

被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求中的技術(shù)特征是否等同進(jìn)行判斷時，被訴侵權(quán)人可以專利權(quán)人對該等同特征已經(jīng)放棄、應(yīng)當(dāng)禁止其反悔為由進(jìn)行抗辯。禁止反悔，是指在專利授權(quán)或者無效程序中，專利申請人或?qū)＠麢?quán)人通過對權(quán)利要求、說明書的限縮性修改或者意見陳述的方式放棄的保護(hù)范圍，在侵犯專利權(quán)訴訟中確定是否構(gòu)成等同侵權(quán)時，禁止權(quán)利人將已放棄的內(nèi)容重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍[8]。

“禁止反悔”的舉證規(guī)則：

第一步：禁止反悔的適用以被訴侵權(quán)人提出請求為前提，并由被訴侵權(quán)人提供專利申請人或?qū)＠麢?quán)人反悔的相應(yīng)證據(jù)[9]。

第二步：權(quán)利人對被訴侵權(quán)人提供的相應(yīng)證據(jù)舉出反證，證明被告提交的通過對權(quán)利要求、說明書的限縮性修改或者意見陳述的方式放棄的保護(hù)范圍證據(jù)的否定。

若權(quán)利人能舉證證明在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。[10]

（四）  捐獻(xiàn)原則

根據(jù)《Zui高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定，對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。

該條是對捐獻(xiàn)原則的具體闡述，即若技術(shù)方案在說明書或者附圖中描述而未寫入權(quán)利要求的，那么該技術(shù)方案即視為捐獻(xiàn)給公眾，不得適用等同原則，被納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

在中國船舶重工集團(tuán)公司第七一一研究所、上海齊耀熱能工程有限公司與阿爾法拉瓦爾股份有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案[11]中，法院認(rèn)為，在適用捐獻(xiàn)規(guī)則時，應(yīng)當(dāng)注意以下兩個方面：首先，認(rèn)定權(quán)利要求中是否記載特定技術(shù)方案，應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利要求書的整體情況。如果權(quán)利人僅依據(jù)權(quán)利要求書中的部分權(quán)利要求主張侵權(quán)，即使該部分權(quán)利要求中未記載，但在其他相關(guān)權(quán)利要求中已明確記載的技術(shù)方案，即表明權(quán)利人在撰寫權(quán)利要求書時有意將該技術(shù)方案納入專利保護(hù)范圍，不屬于僅在說明書中記載，但在權(quán)利要求書中棄之不顧予以“捐獻(xiàn)”的情形。

其次，本條規(guī)定的在權(quán)利要求中“未記載的技術(shù)方案”，是指未能將該技術(shù)方案納入權(quán)利要求所限定的保護(hù)范圍，并不要求權(quán)利要求中的相關(guān)表述與該技術(shù)方案對應(yīng)一致。權(quán)利人通過上位概括等方式納入權(quán)利要求保護(hù)范圍的特定技術(shù)方案，不屬于“未記載的技術(shù)方案”。

由該案可知，在適用捐獻(xiàn)規(guī)則時，若在專利侵權(quán)案件中，權(quán)利人所主張的權(quán)利要求中未有記載說明書的技術(shù)方案，但是未主張的權(quán)利要求進(jìn)行了記載，則不屬于捐獻(xiàn)的情形。另外，權(quán)利要求中若以上位概括等方式納入權(quán)利要求保護(hù)范圍的特定技術(shù)方案，不屬于捐獻(xiàn)的情形。

確定被告的抗辯理由是否成立

對于原告的侵權(quán)主張，被告的抗辯包括但不限于以下幾種：現(xiàn)有技術(shù)抗辯、抵觸申請抗辯、先用權(quán)抗辯、合法來源抗辯等。具體論述如下。

（一）  現(xiàn)有技術(shù)抗辯

根據(jù)《專利法》第六十七條規(guī)定：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

根據(jù)《Zui高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條規(guī)定，被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實(shí)質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。

上述為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的相關(guān)法條規(guī)定，在認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)是否成立時關(guān)鍵在于判斷被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征是否相同或者無實(shí)質(zhì)性差異，而判斷“無實(shí)質(zhì)性差異”是眾多案件的爭議焦點(diǎn)。司法實(shí)務(wù)中，“無實(shí)質(zhì)性差異”可以認(rèn)為“等同”、“與公知常識的簡單組合”、“容易聯(lián)想到的技術(shù)方案”、“本領(lǐng)域可直接置換的慣有技術(shù)手段”等等，具體分析如下。

“無實(shí)質(zhì)性差異”可認(rèn)為是“等同”

根據(jù)北京市g(shù)aoji人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第137條的規(guī)定，現(xiàn)有技術(shù)抗辯，是指被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者等同的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)，被訴侵權(quán)人的行為不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

這里的“等同”概念和第三部分中的“等同”概念一致。

例如，在汕頭市澄海區(qū)樂吉兒動漫文化有限公司與王代囊侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案[12]中，法院認(rèn)為，判定現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立，需以涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍作為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被指控落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)是否公開了與之相同或者等同的技術(shù)特征，也就是說，現(xiàn)有技術(shù)抗辯是將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比對，而不是將現(xiàn)有技術(shù)與專利技術(shù)進(jìn)行比對。

“無實(shí)質(zhì)性差異”可認(rèn)為是“與公知常識的簡單組合”

根據(jù)北京市g(shù)aoji人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第137條的規(guī)定，現(xiàn)有技術(shù)抗辯，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員認(rèn)為被訴侵權(quán)技術(shù)方案是一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)與所屬領(lǐng)域公知常識的簡單組合的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)，被訴侵權(quán)人的行為不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

例如，在廣州市恒欣電子有限公司與廣東眼鏡蛇實(shí)業(yè)有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案[13]中，法院認(rèn)為，所謂現(xiàn)有技術(shù)抗辯，是指被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實(shí)質(zhì)性差異的，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員認(rèn)為被訴侵權(quán)技術(shù)方案是一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)與所屬領(lǐng)域公知常識的簡單組合，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)。

“無實(shí)質(zhì)性差異”可認(rèn)為是“本領(lǐng)域可直接置換的慣有技術(shù)手段”

在佛山市順德區(qū)華申電器制造有限公司、佛山市易豆科技有限公司與浙江小智電器科技有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案[14]中，法院認(rèn)為，在進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)抗辯的判斷時，被訴侵權(quán)技術(shù)方案中與專利權(quán)保護(hù)范圍無關(guān)的技術(shù)特征無需考慮。被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的某一技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中相應(yīng)的技術(shù)特征對比，若二者存在區(qū)別，但該區(qū)別僅是本領(lǐng)域中可直接置換的慣用手段，則屬于二者無實(shí)質(zhì)性差異的情形。

本案中，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的彈簧、彈珠式卡夾結(jié)構(gòu)與現(xiàn)有技術(shù)的彈片、突起式卡夾結(jié)構(gòu)并無實(shí)質(zhì)性差異，屬于能夠直接替換的慣用手段，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)需要選用不同的彈性元件及其對應(yīng)的結(jié)構(gòu)，因而屬于無實(shí)質(zhì)性差異的情形。

“無實(shí)質(zhì)性差異”可認(rèn)為是“容易聯(lián)想到的替換手段”

有法院判決認(rèn)為“無實(shí)質(zhì)性差異”可認(rèn)為是容易聯(lián)想到的替換手段。例如，在佛山歐亞特機(jī)械設(shè)備有限公司與葉志華、廣東增峰智能裝備有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案[15]中，法院認(rèn)為，將被訴侵權(quán)產(chǎn)品用夾刀介子固定鋸片的技術(shù)特征與現(xiàn)有技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征進(jìn)行對比：被訴產(chǎn)品通過夾刀介子夾緊鋸片，現(xiàn)有設(shè)計(jì)中通過聯(lián)軸器尾端寬面與墊片夾緊鋸片，二者均為一種利用轉(zhuǎn)軸前端的夾緊件固定鋸片的方式，手段基本相同，均能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)帶動夾緊件及鋸片一并旋轉(zhuǎn)的功能，且屬于該領(lǐng)域普通技術(shù)人員容易聯(lián)想到的替換手段，二者在技術(shù)特征上無實(shí)質(zhì)性差異。因此，應(yīng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)。

（二）  抵觸申請抗辯

所謂抵觸申請，是指就專利同樣的發(fā)明創(chuàng)造，在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出，且記載在申請日后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中的專利申請。

雖然現(xiàn)行法未將抵觸申請抗辯確立為不侵權(quán)抗辯之法定類型，但是由于抵觸申請?jiān)O(shè)計(jì)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)均可以用于評價案涉授權(quán)設(shè)計(jì)的新穎性。故，如果被訴設(shè)計(jì)已被抵觸申請?jiān)O(shè)計(jì)所公開，則相應(yīng)地被訴設(shè)計(jì)也不應(yīng)被納入權(quán)利人主張保護(hù)的專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，被訴侵權(quán)人以其實(shí)施的設(shè)計(jì)屬于抵觸申請?jiān)O(shè)計(jì)為由，主張未侵犯涉案專利權(quán)的，人民法院可以參照適用法律、司法解釋有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定，對抵觸申請抗辯進(jìn)行審查[16]。

根據(jù)上述法條可知，對抵觸申請抗辯進(jìn)行審查時，可參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯的相關(guān)規(guī)定。而現(xiàn)有技術(shù)抗辯主要是判定是否存在“無實(shí)質(zhì)性差異”，因而在抵觸申請抗辯審查時，是否構(gòu)成“無實(shí)質(zhì)性差異”則是審查重點(diǎn)。

例如，廣東商旅寶健康科技有限公司與深圳市晶豪塑膠制品有限公司侵害外觀設(shè)計(jì)專利糾紛一案[17]中，被訴產(chǎn)品設(shè)計(jì)與名為“護(hù)頸枕（航空）”的CN303262563S外觀設(shè)計(jì)的上述區(qū)別設(shè)計(jì)特征，已經(jīng)使兩者從整體視覺效果上觀察而言存在實(shí)質(zhì)性的差異，參照《Zui高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定晶豪公司的抵觸申請?jiān)O(shè)計(jì)抗辯不能成立。

再如，在余棟豪與江門市新會區(qū)雙水富迎香行侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛一案[18]中，法院認(rèn)為，被告提供的文獻(xiàn)號為CN302859311S的對比專利設(shè)計(jì)申請日為2014年1月3日，授權(quán)公告日為2014年6月25日，其申請日早于原告專利申請日(2014年3月27日)，授權(quán)公告日晚于原告專利申請日，故該外觀計(jì)相對于本專利而言屬于抵觸申請中的設(shè)計(jì)方案。因抵觸申請能夠破壞對比設(shè)計(jì)的新穎性，導(dǎo)致在后申請不能獲得專利授權(quán)，與現(xiàn)有設(shè)計(jì)具有相同的性質(zhì)，因此可以參照適用我國專利法關(guān)于現(xiàn)有設(shè)計(jì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

本案中，將被訴侵權(quán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與對比專利設(shè)計(jì)相比，兩者的主要區(qū)別在于，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的香體部位均由多個縱向排列的、凸起的外圓內(nèi)方銅錢狀圖案連接而成，而根據(jù)對比專利的專利證書所附的立體圖觀察，對比專利是由完整的圓形通過圓弧兩端外切連接，在圓形中部有正方形圖案，正方形四邊每邊各有一個文字。上述差別在整體視覺效果上區(qū)別明顯，以一般消費(fèi)者的知識水平和認(rèn)知能力判斷，兩者不相同亦不近似。因此，被告關(guān)于抵觸申請的抗辯不成立，法院不予采納。

（三）先用權(quán)抗辯

先用權(quán)抗辯若要成立必須滿足以下兩方面條件：一是已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，二是僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用。這兩方面相輔相成，缺一不可[19]。

被告要證明其滿足以上兩個條件，需提供證據(jù)予以證明。被告在證明“”已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備”時所提交的單方制作的證據(jù)，不宜被簡單否定其效力。被告在證明“僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用”時，其證明標(biāo)準(zhǔn)不宜過高，以合理性為判斷標(biāo)準(zhǔn)。

例如，在東莞市樂放實(shí)業(yè)有限公司與深圳市賽源電子有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案[20]中，法院認(rèn)為，在先用權(quán)抗辯中，被訴侵權(quán)人在自行研發(fā)產(chǎn)品過程中形成的技術(shù)圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)報(bào)告等，均屬于研發(fā)過程中形成的技術(shù)文件，由被訴侵權(quán)人單方制作形成符合常理，其在產(chǎn)品未正式制造、銷售前不對外公開亦符合產(chǎn)品研發(fā)的客觀情況，在審查其證據(jù)效力時應(yīng)結(jié)合其他相關(guān)證據(jù)綜合判斷，不能僅因相關(guān)技術(shù)圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)報(bào)告系單方制作而簡單否定其證明效力。

另外，由于原有范圍的認(rèn)定往往涉及過去某一時點(diǎn)之前存在的生產(chǎn)模具、生產(chǎn)數(shù)量、廠房面積等客觀情況，故對“僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用”相關(guān)事實(shí)查明，應(yīng)結(jié)合雙方當(dāng)事人的訴辯主張以及案件的具體情況綜合分配證明責(zé)任。在先用權(quán)人已經(jīng)盡力舉證、所舉證據(jù)能夠初步證明“原有范圍”存在合理性且專利權(quán)人沒有提供相反證據(jù)予以推翻的情況下，可以認(rèn)定先用權(quán)人并未超出原有范圍制造、使用。

（四）合法來源抗辯

對于使用人、銷售者、許諾銷售者，其可以主張合法來源抗辯。若合法來源抗辯成立，則不用承擔(dān)賠償責(zé)任，但需要支付給原告因訴訟支出的合理費(fèi)用。

對于合法來源抗辯的審查，法院會從主客觀要件同時進(jìn)行審查，即若要符合合法來源抗辯，則需要滿足主客觀要件的要求，具體而言：

1. 客觀要件上，法院要審查被訴產(chǎn)品的來源是否明確及能否披露確切的源頭。

2.主觀要件上，法院要審查銷售者和許諾銷售者是否具有主觀善意。對于主觀要件，侵權(quán)人在主觀上是否“實(shí)際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道”，亦應(yīng)充分考量。通常，主觀狀態(tài)較難通過直接證據(jù)證明，但可通過其客觀行為加以判斷，且行為人是否盡到合理注意義務(wù)，須與行為人的身份、行為性質(zhì)等相適應(yīng)，必須具體案情具體分析，不能一概而論。[21]

例如，在深圳市凱博科技有限公司與李江濤、深圳市早禾科技有限公司侵犯其侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛一案，法院認(rèn)為，主觀要件上，早禾公司的經(jīng)營范圍顯示其并無生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的能力，車載手機(jī)支架屬公開市場上流通量較大的小商品，單價不高且價格浮動性較大，在案亦無證據(jù)證明專利外觀zhiming度較高，早禾公司知道被訴產(chǎn)品為侵權(quán)產(chǎn)品，符合合法來源抗辯的客觀要件。

客觀要件上，現(xiàn)有證據(jù)能夠形成證據(jù)鏈條高度蓋然性地證明本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品來源于深圳市樺宜達(dá)科技有限公司，該公司通過微信、網(wǎng)店等渠道銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品的來源明確，符合合法來源抗辯的客觀要件。

結(jié)論

，在專利侵權(quán)認(rèn)定中，關(guān)于確定專利權(quán)的保護(hù)范圍和確定侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍的認(rèn)定中，發(fā)明專利、實(shí)用新型專利的認(rèn)定與外觀設(shè)計(jì)專利的侵權(quán)認(rèn)定規(guī)則不同。然而，在確定被告的抗辯理由是否成立時，發(fā)明專利、實(shí)用新型專利的認(rèn)定與外觀設(shè)計(jì)專利的認(rèn)定相同，因而，在確定被告的抗辯理由是否成立這一部分，本文也選用了部分外觀設(shè)計(jì)專利案例進(jìn)行解析。